TRF3 20/02/2019 -Pág. 410 -Publicações Judiciais I - Capital SP -Tribunal Regional Federal 3ª Região
Ausência de interesse de agir
As autoras não possuem interesse de agir no que tange aos pedidos de suspensão de análise dos pedidos n. 909.310.866 e 909.310.904.
Quando do ajuizamento da presente ação, o mérito dos pedidos ainda não havia sido analisado, razão pela qual não há que se falar em pretensão resistida que caracterize a
existência de lide.
Ademais, a competência para análise dos pedidos de registro de marca é do INPI, e a intromissão prematura do Poder Judiciário nesta matéria caracterizaria subtração da
competência legalmente atribuída ao órgão, sem que houvesse lesão ou ameaça de lesão a direito das autoras.
Da parcial competência
A competência da Justiça Federal para determinar eventual abstenção do uso da marca é consectário lógico da ação de nulidade do registro de marca, e, portanto,
competente o presente Juízo. A jurisprudência sinaliza nestes termos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM.
ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE
ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA.
CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL . 1. A tese a ser firmada, para
efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas
afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da
autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à
tutela provisória. 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo
à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (REsp 1527232/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 05/02/2018, grifei)
No que tange aos pedidos em relação ao uso de nome assemelhado ao nome empresarial das autoras em títulos de estabelecimento, domínio na internet, nome empresarial,
etc., é de se notar que a causa de pedir não reside na nulidade da marca, mas em eventual colidência com o nome empresarial das autoras – o que é matéria não abarcada pela
competência da Justiça Federal, eis que não envolve propriamente o registro no INPI.
Da posição processual do INPI
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que caso haja a impugnação da marca, sem alegação de vícios no procedimento administrativo, a
posição do INPI deve ser a de assistente, em intervenção sui generis:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI
9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI
GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de
marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de
pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse
público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente
ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum
defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa
intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte
passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso
especial provido. (REsp 1264644/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 09/08/2016)
No presente caso, as autoras não afirmam vícios do processo administrativo do registro, razão pela qual a posição do INPI deve ser a de assistente.
Mérito
O ponto controvertido consiste em eventual colidência entre os registros de marca das autoras e das rés.
O argumento das autoras para a nulidade do registro da marca recai na proteção conferida à marca de alto renome “NATURA”. De fato, nos termos do artigo 125 da Lei n.
9.279 de 1996, à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
O INPI reconheceu a marca “NATURA” como de alto renome, em 13 de dezembro de 2016, com a publicação da Revista da Propriedade Industrial n. 2.397, referente ao
registro n. 815082649.
A declaração possui efeitos não retroativos, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.582.179:
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua
no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum,
de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 3. Tendo o Tribunal estadual concluído,
diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos
nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do
momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava
registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (REsp 1582179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016, grifei)
É de se ressaltar que embora a decisão mencione que a declaração não atingirá marcas anteriormente registradas, o termo inicial para aferir eventual colidência é a data do
depósito.
A marca da corré foi depositada em 29/04/2015, em segmento distinto daquele da marca “NATURA”. A marca “VITALNATURA”, portanto, é anterior em relação à data em que
foi declarado o status de alto renome da marca “NATURA.
Desta maneira, não há que se falar em colidência de marcas, conforme reconhecido pela jurisprudência.
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 20/02/2019
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